13.相同侵权判定可适用禁止反悔原则[44]

【裁判要旨】

禁止反悔原则是一项独立的权利要求解释规则，专利权利人在专利授权或者无效宣告程序中，只要曾经做出了影响专利保护范围的修改或意见陈述，在侵权判定中，都可以适用禁止反悔原则，不必以等同原则被提出之后，才考虑禁止反悔原则的适用。

【案情回放】

原告:刘建国、白桦林(临安)休闲用品有限公司。

被告:浙江美佳机电科技有限公司。

宁波市中级人民法院经审理查明:刘建国于2006年10月24日向国家知识产权局申请名称为“遮阳篷的可调臂座”的实用新型专利，并于2007年10月24日获得授权，专利号为ZL200620108937.1。该专利权利要求1记载:遮阳篷的可调臂座，其特征在于它包括固定座，所述可调臂座还设有连接遮阳篷的连接座及其转动轴，所述固定座上设有轴向定位的螺杆，螺杆上设有与其配合的螺母，所述连接座设有与螺母配合的孔或槽。2008年下半年起，刘建国将本专利授权白桦林公司独占实施。2011年4月20日，刘建国将本专利转让给白桦林公司。

2009年11月9日，案外人伍晓明申请宣告涉案专利权无效，国家专利复审委于2010年4月28日作出第14739号《无效宣告审查决定书》，维持涉案专利权有效。2010年7月20日，案外人范小虎申请宣告涉案专利无效，国家专利复审委于2011年1月19日作出第15972号《无效宣告审查决定书》，维持涉案专利权有效。在该次无效宣告审查过程中，涉案专利权人刘建国于2010年11月4日向国家专利复审委提交了意见陈述书，认为:与申请人提供的对比文件附件2(即公开日为1993年12月28日、公开号为US5273095A的美国专利文献，共9页)相比，本专利权利要求1可以实现方便大角度调整，并且本专利的“孔或槽”能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用，与附件2中的孔仅起到轴承作用不同，因此本专利权利要求1相对于附件2具备新颖性和创造性。与附件3(即公开日为1931年8月18日、公开号为US1819400A的美国专利文献，共3页)相比，本专利的转动轴结构简单，可以在工作状态下调整角度，并且本专利的“孔或槽”能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用，与附件3的孔仅起到轴承作用不同，因此本专利权利要求1相对于附件3具备新颖性和创造性。

2011年11月28日，宁波海关根据白桦林公司的申请，将美佳公司申报出口的含有涉嫌侵害白桦林公司涉案专利权的遮阳篷共215件予以扣留。

将被控侵权产品与涉案专利权利要求记载的技术特征相比，被告认为二者存在以下不同之处:1.被控侵权产品不存在转动轴。涉案专利中有转动轴，且连接座绕着转动轴转动，但被控侵权产品的销不是转动轴。被控侵权产品销的位置与涉案专利的转动轴也不同，涉案专利转动轴位于螺杆的左边，螺杆在转动轴和连接座的中间，而被控侵权产品中的销在螺杆右边，在螺杆和连接座的中间。涉案专利的转动轴只是使连接座围绕轴作圆心运动，转动轴与轴孔紧密结合不存在位移空间，而被控侵权产品的销孔提供了销的位移空间。2.被控侵权产品的螺母是圆形的。而涉案专利中的螺母是不可能设置成圆形的，而且有相对的支撑销，在孔和槽中作水平位移的是其支撑销。3.被控侵权产品中设在调节臂与螺母配合的孔或槽是紧密结合的，不存在水平位移空间。而涉案专利中与螺母配合的孔或槽不能与螺母紧密结合，而必须为与其配合的螺母提供一定的水平位移空间以使连接座可以相对于转动轴转动。

针对被告指出的上述三点不同之处，两原告认为，第一点区别不成立，被控侵权产品中的销对应涉案专利的转动轴，二者只是名称叫法不同，涉案专利没有限制转动轴的具体位置，被控侵权产品的销孔提供了销的位移空间，是被告增加的功能，不影响相同认定。第二点区别也不成立，被告是把原告生产的产品当作专利权利要求1来比对，不符合专利比对的原则，涉案专利实际上没有对螺母的形状作出限制。第三点区别在字面上成立，因原告在无效宣告过程中对“所述连接座设有与螺母配合的孔或槽”这一技术特征作了限制性解释，故字面侵权不构成，但在原告作了限制性解释后，被控侵权产品采用“设在固定座上的销孔或槽提供了销运动的位移空间”和“在调节臂与螺母配合的孔或槽是紧密结合的”这两个组成部件的配合替换涉案专利“孔或槽能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用”来实现臂座可调的目的，故构成等同侵权。

两原告认为美佳公司的行为侵害了其专用权，故于2011年12月8日诉至法院，请求判令美佳公司立即停止侵权，并赔偿各项损失100万元。

被告美佳公司辩称:涉案专利权人曾在无效宣告程序过程中，向国家专利复审委提交了意见陈述书，将涉案专利的“孔或槽”限定为能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用，而被控侵权产品的“孔或槽”仅起到轴承作用。根据专利权人所作的限制性解释，被控侵权产品的技术特征与涉案专利既不相同，也不等同，故没有落入涉案专利的保护范围，不构成侵权。要求判决驳回两原告的诉讼请求。

【裁判】

宁波市中级人民法院经审理认为:根据《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第五十九条第一款“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第一款“专利法第五十六条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求’，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围”[45]的规定，在发明和实用新型专利侵权判定时，必须先确定专利权的保护范围，然后才能将被控侵权产品和权利要求做比较。根据涉案专利权利要求书1明确记载的必要技术特征，涉案专利的全部必要技术特征为: (1)固定座，(2)连接座，(3)转动轴，(4)所述固定座上设有轴向定位的螺杆，(5)螺杆上设有与其配合的螺母，(6)所述连接座设有与螺母配合的孔或槽。因被告主张适用禁止反悔原则，两原告亦认可其在涉案专利无效宣告程序过程中所作的限制性解释，故权利要求1第(6)项技术特征中的“孔或槽”应限定为能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用，不能实现螺母和为螺母提供水平位移的导向空间作用的孔或槽应排除在涉案专利权保护之外。

将被控侵权产品与涉案专利上述属于专利保护范围的技术特征相对比，被告指出的上述第一点区别技术特征，被控侵权产品中的销与涉案专利中的转动轴，均使固定座和连接座相连，并使连接座相对于固定座发生转动，被控侵权产品中的销实质就是涉案专利中的转动轴，两者只是用语、称呼上的区别。被告主张被控侵权产品销的位置不同及被控侵权产品上的销孔或槽提供销的位移空间，因在涉案专利权利要求1中并没有限定转动轴和支点的相对位置，同时，被控侵权产品上的销孔或槽提供销的位移空间属于被告增加的功能，均不影响被控侵权产品的销与涉案专利转动轴技术特征相同的认定。被告指出的上述第二点区别技术特征，因涉案专利权利要求1没有对螺母的形状进行限制，故亦不成立。被告指出的上述第三点区别技术特征，即被控侵权产品中与螺母配合的孔或槽是紧密结合的，仅起到支承螺母的作用，而不存在为螺母提供水平位移空间，被控侵权产品的这一技术特征与涉案专利相应技术特征不相同。

同时，由于被控侵权产品“与螺母配合的孔或槽是紧密结合的”这一技术特征是刘建国在涉案专利无效宣告过程中为维护涉案专利有效性所明确放弃的技术方案，在被告抗辩适用禁止反悔原则的情况下，在本案侵权诉讼中不能再通过等同原则的适用将该方案纳入涉案专利的保护范围。因此，被控侵权产品与涉案专利独立权利要求的全部技术特征相比，有一个技术特征不相同也不等同，并未落入涉案专利权保护范围。被告制造、销售涉案被控侵权产品的行为不构成侵权。据此，依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条、第七条之规定，判决如下:

驳回原告刘建国、白桦林(临安)休闲用品有限公司的诉讼请求。

一审宣判后，两原告不服，提起上诉。

浙江省高级人民法院经审理认为:涉案专利权利要求1对第(6)项技术特征“所述连接座设有与螺母配合的孔或槽”没有进行限定，通过阅读说明书和附图，本领域普通技术人员可以确定，该“孔或槽”不能与螺母紧密配合，必须为与其配合的螺母提供一定的位移空间以使连接座可以相对于转动轴转动，才能达到臂座可调的目的。原专利权人刘建国在专利无效宣告程序中对该技术特征中的“孔或槽”亦作了限定性解释，即该“孔或槽”能起到支承螺母和为螺母提供水平位移的导向空间两个作用，将仅起到支承螺母作用的“孔或槽”明确排队在涉案专利权保护范围之外，故在本案专利侵权诉讼中不能再将其纳入专利权保护范围。被控侵权产品的“孔或槽”与螺母是紧密结合的，仅卖到支承螺母的作用，没有为螺母提供水平位移空间。故被控侵权产品的该项技术特征与涉案专利既不相同也不等同，被控侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围，不构成侵权。据此，判决驳回上诉，维持原判。

【评析】

近年来发生的专利侵权纠纷案件中屡屡涉及禁止反悔原则。为了避免被控等同侵权，越来越多的被告拿起了禁止反悔原则这个武器进行抗辩。审判实践也出现一些适用禁止反悔原则限制等同原则适用的判例。本案即是其中一例。等同原则与禁止反悔原则之间如何适用的问题，相关案例有过充分的论述，实践中虽有争议但日趋统一，故笔者无意画蛇添足。本案更值得探讨的问题是相同侵权判定中能否适用禁止反悔原则。

一、禁止反悔原则的内涵和价值——一项独立的权利解释规则

专利侵权诉讼在判定是否构成侵犯专利权时，必定涉及专利权利要求与被控侵权物的对比，以确定被控侵权物的技术特征是否落入专利权保护范围。对比过程中所采用的方法就叫侵权判定方法，也称侵权判定原则，也是专利权保护范围解释规则。目前，我国专利法明确规定的侵权判定原则只有相同原则，也叫全面覆盖原则，即被控侵权物实现了专利独立权利要求中全部必要技术特征即构成专利侵权，侵权物缺少一项以上专利的必要技术特征则不构成侵权。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条将相同侵权扩展为等同侵权之外，还明确了禁止反悔原则。等同原则，指被控侵权物的技术特征与专利的技术特征表面上有所不同，但以相同技术领域的普通技术人员的眼光看，如果二者不同之处属于用实质上相同的方式或技术手段，替换了属于专利保护的必要技术特征，使侵权物取得与专利相同的技术效果，在这种情况下，仍应判定侵权成立。禁止反悔原则，英美法称之为审查过程禁止反悔(prosecution history estoppel)，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。它根源于民法的诚实信用原则，是诚实信用原则这一帝王原则在专利司法实践中的具体体现，它要求专利权人必须遵守诚实信用的原则，以防止其在专利审批、无效程序或侵权诉讼过程中对其同一专利的权利保护范围做出不一致的解释。在美国，禁止反悔原则是衡平法的一个基本原则，应用非常广泛。是指专利权人在专利申请文件中或申请人与专利局或专利复审委员会之间来往信件中已确认为已有技术的内容或明确表示放弃请求保护的技术内容，在以后指控第三人侵权时不得反悔。如果专利权人在专利侵权诉讼中反悔，将已经认可不属于其权利要求保护的技术内容扩大解释为属于其专利保护的内容，受诉法院将不予支持。在我国司法实践中，各级法院基于知识产权审判的实践，逐渐在“禁止反悔”的适用上采取了较为一致的态度，认为在专利申请(包括无效程序)和专利侵权审判中，专利权人对权利要求的解释应该一致。其目的是为了平衡专利权与公共利益，通过禁止反悔来保证后者不会因为专利权人的“出尔反尔”而受到伤害，同时保证专利权的权利范围的确定性。因此，从这个角度讲，专利法上的“禁止反悔”产生于“诚实信用”和“利益衡平”的法律诉求，不必然地依赖于“等同理论”，是一项独立的权利要求解释规则。

二、相同侵权判定过程中可以适用禁止反悔原则

在相同侵权判定过程中，本案被告认为被控侵权产品与涉案专利技术特征1、2、4相同，与第3、5、6项技术特征不相同，即:(1)被控侵权产品只有“销”，不存在“转动轴”。涉案专利中有转动轴，且连接座绕着转动轴转动，“销”不是“转动轴”，且销的位置与涉案专利的转动轴也不同。(2)被控侵权产品中的螺母是圆形的，而涉案专利中的螺母是不可能设置成圆形的。(3)被控侵权产品中的“孔或槽”是紧密结合的，不存在水平位移空间。

但经审查，被控侵权产品中的“销”与涉案专利中的“转动轴”，均使固定座和连接座相连，并使连接座相对于固定座发生转动，被控侵权产品中的“销”实质就是涉案专利中的“转动轴”，两者只是用语、称呼上的区别，至于“销”的位置涉案专利权利要求并没有限定。同时，涉案专利权利要求没有对螺母的形状及“孔或槽”进行限定，故被告指出的上述第二、三点区别技术特征也不成立，被控侵权产品落入涉案专利权利要求字面保护范围。

对此，被告抗辩要求适用禁止反悔原则，认定被告不构成相同侵权。

双方争议在于，相同侵权判定阶段，能否适用禁止反悔原则?

一种观点认为，按照侵权判定一般步骤，禁止反悔原则要在等同原则被提出后才予以考虑，在相同侵权审查阶段，没有适用禁止反悔原则的余地，从涉案专利权利要求字面上看已构成相同侵权，应认定被控侵权产品落入涉案专利权保护范围。

另一种观点认为，法律及相关司法解释没有规定禁止反悔原则在哪个侵权判定阶段才能适用，适用禁止反悔原则也并不以原告的等同侵权主张为条件，在原告主张字面侵权审查阶段，法院也应当适用禁止反悔原则进行审查。

笔者赞同第二种观点。等同原则与禁止反悔原则均属解释专利保护范围的特例，等同原则扩大了专利的保护范围，有可能忽略专利权人在申请以及无效过程中放弃或者限制部分，不公正地扩大专利权利范围，背离等同原则公平的价值取向;而禁止反悔原则缩小了专利的保护范围，使得被控侵权人通过阅读专利文档，分析专利权人在申请时以及无效宣告程序时的修改和陈述，更确切地理解发明的技术特征、发明效果，了解其真正要求保护的范围，拒绝专利权人再将保护范围做扩大解释。在司法实践过程中，禁止反悔原则客观上对“等同原则”构成了最主要的限制。正因为如此，长期以来禁止反悔原则被视为限制等同原则适用的工具，在相同侵权判定时不考虑适用禁止反悔原则。如最高人民法院对《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的权威解释包括有这样的内容，“法院应当准确适用禁止反悔原则，将等同原则的适用限制在一个合理的范围内。在具体案件审理中，法院应当审查申请人向专利局提交的专利申请文件(包括给专利局所作的陈述)中对权利要求所作的修改，对于其明确限定权利要求或者放弃请求保护的技术内容，则不能适用等同原则将其专利保护范围延伸到该技术内容所确定的范围。”2013年北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第五十七条第一款规定:“对被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求中的技术特征是否等同进行判断时，被诉侵权人可以专利权人对该等同特征已经放弃、应当禁止其反悔为由进行抗辩。”正是在这种“禁止反悔原则为等同原则适用的限制”的理解的前提下，必须先考虑有原告的等同侵权主张，才有禁止反悔原则的适用问题。但这样的理解并不符合禁止反悔原则发展的历史，也没有现实的法律依据。正如上文所述，无论是从民法原理还是各国实践上看提出禁止反悔原则的宗旨是确保专利权人在专利授权或者维持程序中对权利要求的解释应当一致，因此，禁止反悔原则本身应当是独立于等同原则并与之平等的另一种权利要求解释原则。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该规定并没有把等同侵权原则作为禁止反悔原则的适用前提。只要专利权人将已被限制的内容重新纳入专利权保护范围的，法院在侵权判定时均不应予以支持。至于等同侵权的主张只是专利权人将已被限制的内容重新纳入专利权保护范围的一种手段，并不排除专利权人用其他手段将已被限制的内容重新纳入专利权保护范围。如本案中，原告根据案件的具体情况，主张被告构成相同侵权，实质上即是将其专利权保护范围恢复到其无效审查之前原专利权的保护范围，也是有违诉讼诚实信用原则的行为，应当允许适用禁止反悔原则。即对原告关于被告构成相同侵权的主张，人民法院通过审查无效宣告程序过程中原告对其专利所作的限制性陈述，禁止原告在专利侵权诉讼中反悔，重新把放弃了技术方案纳入专利保护范围。也就是说，只要在审查或者无效阶段，专利权人曾经做出了影响专利保护范围的修改或意见陈述，在专利侵权判定中，都不必以等同原则被提出之后，才考虑禁止反悔原则的适用。

综上，一、二审法院通过禁止反悔原则的适用，判定本案相同侵权及等同侵权不成立是适当的。