二 美国项目成果专利权的归属

要对项目成果进行专利权的保护，首当其冲的是明确界定专利权的归属，由此须对资助人、依托单位及科研人员之间的权利义务进行合理的划分，明确其在专利申请、享有等方面的具体权利和义务。本书首先考察美国的相关规定，在总结国际经验的基础上，进一步梳理我国项目成果专利权归属的基本规则。

美国在处理政府资助项目成果知识产权尤其是专利权的归属问题上，经过了半个世纪的探索。二十世纪六十年代之前，美国各行政部门对此都有不同的规定，分别确定了自己系统的归属原则。这些原则总体有两种，一是所谓的“收权原则”，二是所谓的“放权原则”。前者是指政府投入的科研项目所产生的成果专利权均归政府所有，因为政府是投资人，代表公众对项目投入了资金，因此政府有权享有成果的专利权，并根据自己的情况决定其使用方式。而后者则认为，这些创造发明主要是受资助人通过辛苦的创造性研究活动所取得的，而且受资助方在研究过程中有大量的人力和物力投入，因此受资助人有权拥有和保留成果的专利权，但政府基于公共利益可以免费使用。可以说，这两个原则反映了人们对待政府投入资金进行研究取得成果的基本态度。1963年，美国政府发布了一项统一而且灵活的政策，即在政府获得专利权能够更好地服务于公共利益时，专利权就归属于政府，否则就由研究开发单位保留。这项政策从表面上看似乎是合理的，但由于“公共利益”这一不确定法律概念的内涵过于笼统、含糊和充满弹性，没有明确的外延界定，导致这一规则的适用灵活有余而刚性不足，实际上是给政府赋予了处理这类问题的更大的自由裁量权。政府可以以“公共利益”为借口占有大量的专利权，而这些专利权往往又未能实际发挥效用，政府科技投入的目标仍难以实现。

二十世纪八十年代以来，美国为了加快科技发展步伐，对传统的专利政策进行了反省，并对其专利制度进行了数次大的修改，通过了《史蒂文森法案》和《拜杜法案》等法律规范。本书下面的分析主要依据美国现有的相关规定。需要特别强调的是，美国受资助的对象主要是大专院校、非营利机构和小企业。

（一）权利归属的基本依据：相关法律体系及资助协议

1．相关法律体系

美国的国家资助项目成果知识产权管理体系是目前世界上最为先进、最为完整和全面的国家资助项目成果管理体系。该体系主要是以美国国家科学基金会（NSF）的相关规定、拜杜法案、45 CFR § 650及37CFR以及相关的知识产权法案为基础而建立起来的。

项目成果专利权的取得和归属主要是探讨项目成果专利权的主体问题。根据法律部门之间的分工与协作，专利权的归属属于基本民事权利的范畴，必须由国家法律明文规定，而不能通过国家资助机构的有关规定进行确定。美国关于专利权的归属，主要是由联邦法律加以规定的，而排除了各州法律的介入。但是美国联邦法律的共同特点是其规定比较笼统，而且对于普通人来说理解起来比较晦涩。为了使相关的法律制度得到落实，除了由法律明确规定之外，美国的NSF作为国家资助研究项目的主要资助人和管理人，在其基金会的运作指南当中，也会提供标准的专利权条款供当事人选择，通过这样的方式具体化了法律的规定，为当事人提供了选择空间。但是这些条款并非强制性条款，对当事人没有强制力，它的存在主要是为当事人订立合同提供参考，并对美国联邦的相关法律、相关概念以及法律关系作出具体化的解释。

2．资助协议

美国《拜杜法案》详细规定了各个资助协议应当包含的一些适当的规定以及相关的应有事项。这一协议是确定权利归属的重要依据。通过对这些应有事项和相关规定的分析，可以发现这些事项的内容显示了美国的资助协议的几个主要特点。

首先，规定了依托单位的权利和义务，以及这些权利和义务的除外情形。在这些规定中，尤其强调了在依托单位放弃或怠于履行义务或者行使权利时，联邦政府可以获得项目成果的相关权利，这种权利的取得主要是通过规定依托单位权利行使的期限、逾期不行使或不恰当行使的结果——导致权利发生转移——而实现的。这种规定一方面有利于敦促依托单位积极地对其研究成果申请知识产权并寻求法律保护，另一方面在其怠于行使权利时，由国家代替而成为权利主体，有利于避免研究成果的浪费和滥用。同时，在整个资助协议体系中，虽然强调依托单位作为受资助人和直接参与的研究人所享有的各项权利和应承担的各种义务，但是协议体系仍然以国家利益为重，即在美国履行国家义务以及履行美国签订和参加的国际条约、国际公约、双边或多边协定以及谅解备忘录等约定的义务时，国家的权利优先于依托单位的权利。除了基于国家的国际义务使国家获得项目成果的优先权利外，在国防、军事、核工业等领域，国家的需求也优先于其他主体的需求。通过对依托单位的权利限制和压缩，以强调国家在国家资助项目成果体系中的地位并肯定其相关的权利。

其次，在资助协议中规定依托单位在寻求合作以转化项目成果时的某些限制。一方面，为了促进科研资源的良性循环，法律要求依托单位在获得项目成果的回报后应当将部分资金用于科研和教育，以培养更多的科研人员投入到研究领域。另一方面，限制依托单位盲目购置科研设备等固定资产，并要求依托单位在将其成果投入产业领域进行转化之前，要对项目成果有合理的评价，并对市场有足够的了解，以保障项目成果应有价值的实现。这些限制性的规定为国家资助项目研究涉及的各个主体的科学研究、成果实施和转化体系的良性运行提供了支持。随着依托单位将经济回报投入科研和教育，一是能够改良设备，提高科研机构的研究能力，拓宽研究的深度和广度；二是通过对教育机构输入资金从而帮助后者培养出更多优秀的科研人才。同时，这种限制对于理顺项目成果转化的机制和实现转化效益最大化也具有重要意义。

（二）具体的权利归属

在NSF的管理制度中，NSF的资助对象为依托单位，即NSF与依托单位直接发生法律关系，NSF代表的是国家或联邦政府，而发明人则可能是隶属于依托单位的研究人员或是依托单位为完成资助项目临时雇用的研究人员。根据上述三方之间的关系，资助所获得的发明专利权的分配规则如下。

1．项目成果的基本专利权归属于依托单位，即使在丧失专利权的情况下依托单位也具有最低限度的权利。

专利权的归属有一个基本原则，即除了职务发明外，非职务发明的专利权属于该专利的发明人或者设计人，对此各个国家包括美国均认可。拜杜法案中明确规定，除非有其他特别规定，每一受资助的非营利性组织或者小企业都可享有基金项目成果的所有权利。在美国的管理体系中，以上内容中提到的“受资助人”及“依托单位”是指“任何人、小公司或非营利组织，是在一个资助协议下受领科研资金，承担科研义务的一方当事人。”拜杜法案规定，“小公司”指的是，在《公司法》第二节85—536（15U. S. C.2632）中定义的和小型企业总署的管理规定中规定的小公司。而“非营利组织”是指大学和其他高等教育机构或组织类型及1986年国内税收法典501（c）（3）26 U. S. C.501（c）和国内税收法典501（a）26 U. S. C.501（a）中规定的任何非营利性的科学和教育机构。

《拜杜法案》同时还规定，每一个非营利组织，或小型商业企业，可以在按规定披露了项目成果之后的合理期间内，选择保留项目成果的所有权，除非存在下列情况而资助协议另有约定：

第一，受资助人不在美国定居或在美国没有营业场所；

第二，该受资助人受外国政府控制；

第三，当联邦机构为了更好地促进政策和目标的实现而决定限制或排除受资助人选择保留项目成果的所有权；

第四，经法律或行政命令的授权，政府机关基于国家安全，限制或排除受资助人选择保留项目成果的所有权；

第五，当资助协议中包含有与国家海军核动力或武器相关的程序或发明，或者是归属于能源部门的由政府所有、协议方操作的设备等相关的内容时，与该项目相关的所有合同和协议都可以限制受资助人选择保留项目成果的所有权。

当上述例外情形出现时，非营利组织或小公司无权保留项目成果的所有权，此时项目成果的专利权将归联邦政府所有。上述对于受资助人取得权利的限制体现了国家资助项目的特点：一是国家资助项目成果应当立足和服务于本国，其成果应当为本国的国家、社会以及经济谋福利，而不是相反；二是国家资助项目成果应当能为本国所控制，在国家和社会需要的时候，该成果能够为国家所用，国家公权力能够介入而不受外国政府的干预；三是国家对某些特定领域的科研成果享有特别的权利，主要是涉及国防、武器以及负面效果比较难以控制的成果，一方面，这些成果不适合进入社会生活和商业领域，另一方面，这些成果的滥用会对国家、环境等造成巨大损害，进而严重损害社会和公众利益。因此，无论是依托单位或者是商业领域的生产者，出于对社会和公众安全以及自身可控制能力的考虑，也都认可国家对这些成果的专利权予以保留的权利。总的来说，国家资助研究项目的特点就是在项目运行各个环节中，都有国家公权力或大或小的影响，国家在特定时候也可以成为特殊的权利主体参与项目成果的确认、保护、实施和转化。

由以上规定可以看出，在美国，一项国家资助项目成果的专利申请权、专利权以及与之相关的许可使用权、转让权、转包权等均由依托单位即受资助人所有，而不是直接归项目成果的发明人所有，也不是直接归美国的NSF所有。但是，依托单位取得项目成果的专利权必须要符合法律的规定，即在法定的时间内以适当的方式向NSF提出保留权利的通知。只有其在合理的时间内提出了权利保留，才可以取得所保留的相关权利。可见，依托单位作为该体系中最重要的主体，原则上各项权利均归其所有，其对项目成果的相关权利的取得是原始取得，但是只有依托单位在采取积极的态度和行为后，才能完整地取得权利。

2．国家可以在专利的使用上享有一定的权利，即“对于依托单位保留所有权的项目成果，为了美国的国家利益，联邦政府在世界范围内享有非排他的、不可转让的、不可撤销的、支付费用的使用许可权”。国家也可以在依托单位放弃权利或者怠于行使权利的情况下，获得专利权。

美国的通说认为，在国家资助项目管理体系中，国家资助机构与依托单位之间构成委托关系。依托单位如果就项目成果申请专利并取得专利权，国家资助机构作为委托人可以免费实施该专利。同时，当依托单位转让其项目成果的专利申请权时，国家资助机构以及相关的政府机构也应当享有优先的权利。

联邦政府取得的权利需要区分国内和国外两个部分。在国内，联邦政府取得项目成果所有权的前提是依托单位明确表示放弃保留项目成果的所有权；依托单位在法律规定或者NSF规定的期限内怠于行使项目成果的权利，从而导致权利移转。一般来说，在国内，依托单位作为权利人，有义务也有需求将其技术成果推广并实施。同时，依托单位作为独立的法人，也有资格和机会与工商业生产者通过订立实施许可合同完成项目成果的实施。此时国家权力的介入是次要的，起辅助作用的，只有在依托单位没有能力或者怠于实施的情况下，基于对项目成果权利的保护和价值的保持，才能由政府代表国家取得所有权并促进其实施和转化。在这个模式下，政府通过原始取得成为项目成果的权利人。而在国外范围，政府取得所有权的目的主要是为了维护国家利益，或者是在依托单位没有能力在外国进行项目成果的专利权保护时，通过权利的转移，继受取得项目成果的专利权，成为适格的权利人。从这个角度来看，国家在国外成为资助项目成果的权利人，其目的一是为了防止该项权利因受到所在国政府的国家行为而使依托单位或者被许可使用权人的利益受到侵害，其目的之二是通过政府的努力使本国的成果在国外得到有效的专利权保护，进而维护本国专利在外国应有的利益。

3．发明人在依托单位选择放弃专利权时，有条件地享有基本的专利权。如署名权、获得报酬权等等，但是任何权利的取得都不能以损害他人合法权益为条件，因此，发明人的某些权利可因损害依托单位、资助机构或发明人的雇主的权利而被排除。

美国《拜杜法案》规定：“如果一个依托单位在符合本法规定的情形下，选择不保留项目成果的所有权的，联邦政府可以依本法之规定取得所有权。但当联邦政府基于具体的情况，可以在与受资助人协商后将该项目成果的权利授予成果的发明人。”可见，项目成果的发明人原则上不能成为项目成果的权利人，依托单位和政府的权利要求均优先于发明人。在依托单位和政府均对项目成果放弃权利请求后，发明人虽然获得了顺序权利，但是发明人也有权放弃或拒绝该权利。所以，发明人取得财产性知识产权的条件之一是需要其他主体放弃保留所有权，另一个是发明人接受或者申请成为权利人。发明人取得的是依托单位和政府均放弃的项目成果的专利申请权和所有权，也应当属于原始取得。发明人取得权利后也可以将该权利进行授权许可使用或者转让。但是，当发明人或其代表在向国外申请专利时，需要通过电子文本的形式向NSF提交一个政府享有许可的确认书，并同意提交包含有联邦支持条款内容的专利申请书，仅在完整履行上述程序并获得同意后，发明人方可在国外申请专利。这种对本国专利的保护模式各国均有，如我国，如果一个专利的持有人要向国外申请专利或者要将该专利转让给外国的主体时，需要向国家专利局提出请求或者申请备案，以防止有利于我国社会、经济发展的专利外流。

就普通的知识产权成果而言，在没有特别约定的情况下，科研成果的权利人便是该科研成果的实际研究人，实践中往往就是项目负责人。但是国家资助项目具有其特殊性，如前所述，资助协议的双方当事人分别是资助人和受资助人。项目负责人隶属于依托单位，这就使依托单位在成为权利享有者的同时也是义务承担者。此时，如果由项目负责人再享有相关的权利，就与依托单位的权利义务相冲突，因此，在国家资助项目管理体系中，项目负责人并不对项目成果直接享有财产性的知识产权。同时，项目负责人作为资助项目的直接参与人，不仅要受依托单位的制约，同时也会受到其他的限制，比如，若基金资助者事先声明这一项目是为了履行国际协定或国际条约规定的义务时，美国NSF将有权指示项目负责人向其他国际条约参与国告知这一项目成果的各项情况，以与国际协定和条约的要求相协调。

4．以美国NSF为典型的代表国家和政府的资助机构，在依托单位和发明人都放弃相关的权利的情况下，应当及时将专利成果公布于众以便公众知悉和使用。

赋予资助机构这样的权利就是为了避免研究成果的浪费，通过国家权力的介入，使各种研究成果都能在社会发展中发挥其应有的价值，也使资助项目的成果物尽其用。实践中，出现这种情况的原因一般有二：一是，研究成果往往涉及基础学科研究，这类研究的显著特点就是资金消耗巨大，转化的成本比较高，转化后所体现的实际效果需要长期的努力来实现，依托单位及发明人往往因无力转化而将其放弃，这就需要国家的介入，为专利成果的转化和实现提供人力、物力、财力以及政策和法律制度上的支持；二是，资助项目研究失败，未能实现预期目标，也未能产出独立的可直接进行转化的成果，资助机构通过向公众公布相关信息，使这些未完成的研究在公众的关注下成为以后更新研究的基础和铺垫，从而使这部分未完成的或者失败的研究材料、数据和某些初步的智力成果为其他科研人员所共享，为进一步的研究提供一个平台。

另外，对于依托单位和发明人都放弃权利的成果，如其他政府机构对该成果有兴趣，则资助机构可以有条件地给予该机构优先权利。

可见，美国相关制度的最大特点就在于：除了保护依托单位和项目负责人的最低限度的权利以外，体现了国家资助项目的国家性，最终的目标就是为了维护国家和社会公共利益，并使每个国家资助研究项目的成果都能够为社会所利用，使其价值得到合理的实现，从而实现国家的资助能够获得与资金相当甚至更高的回报，物超所值。

（三）美国政府的政策支持

在国家资助项目成果管理体系中，依托单位虽然是其中最为重要的角色，但是政府作为国家公权力的代表也是不可或缺的。这里所谓政府，并不仅限于国家资助机构。政府在整个体系中，一方面充当了项目成果保护者和实施者的角色，另一方面更为重要的是代表国家为整个体系的良性循环提供有力的政策和制度方面的保障。政府既是维护体系运转的权力主体，同时也是帮助依托单位实现权利的义务主体。比如，在《拜杜法案》中明确规定了政府在参与项目成果管理时应当负有保密义务；在依托单位没有能力或怠于转化项目成果时，政府拥有项目成果的强制许可权等等。所以，国家资助项目成果管理体系的建立，除了需要明确权利的归属和取得以外，还需要国家和政府通过明确相关的政策，制定相关的法律以明确各方的权利和义务，从而为整个体系的构建和发展创造有利的条件和空间。

除了为体系的建立和运转提供制度支持外，政府是最有力的权利维护者，这种强大的实力特别表现在其于境外保护专利权的时候。无论是个人还是法人或者其他组织，在国外维权时，相对于所在地的国家和该国的法律，总是处于弱势地位的，尤其在该国相关的法律规定缺乏一定合理性时，这些主体就更显得无能为力。但是当政府代表国家在境外成为项目成果的权利主体后，该项目成果就成为国家财产，一方面可以享受国家财产的豁免，另一方面，政府也能为该项目成果提供更有力的保护。

需要补充说明的是，在美国的政府资助体系中，还有另两类受资助人，第一类是由政府拥有并操作的联邦实验室（GOGO），第二类是政府拥有，受资助人操作的联邦实验室（GOCO）。对于GOGO，研究人员职务上的任何发明创造的专利权及电脑软件的著作权都归属于联邦政府，但是政府可以授权联邦实验室董事会与企业签订专利技术移转协议。GOCO的情形与前述原则基本相同，在其获得政府资助部门同意后，可以通过独家授权方式对这些专利权和著作权进行转让和利用。但是政府保留行政介入权以及基于公共利益需要而无偿实施该研究成果的权利。